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HOME  ⊙ 글로벌해외상표  ⊙ 매니저를 위한 상표지식

    상표법은 상표의 바른 사용을 위한 것입니다.
올바른 상표의 사용으로 브랜드 재산을 쌓아 가실 수 있습니다.
Markway가 그 길을 보여 드립니다.
 
 

 1. 상표출원일반

 2. 상표검색

 3. 상표등록요건

 4. 상표관리

 5. 상표분쟁

 6. 해외상표 일반

 7. 국제상표등록

 8. 해외상표검색

 9. 부정경쟁행위. 도메인 기타

 


상표출원과 상표등록은 다르다.
상표출원은 특허청에 상표등록을 위하여 필요한 서류를 제출하는 것을 말하며 이렇게 출원된 상표가 특허청의 심사를 거쳐 등록이 된 것이 등록상표이다.

상표출원은 출원일 이후의 다른 사람이 등록을 받는 것을 막게 해주며, 상표권의 행사는 상표등록 후에만 가능하다.

상표등록을 받기 위해서는 다른 사람보다 먼저 출원하여야 한다.
동일하거나 유사한 상표에 대해서는 하루라도 먼저 특허청에 출원한 자가 상표등록을 받을 수 있다. 따라서 먼저 출원한 것은 다른 사람의 후 출원을 등록받지 못하도록 한다. 출원하면 상표권이 발생하는 것은 아니며, 출원이후 특허청의 심사를 거쳐 등록이 되었을 때 상표권이 발생한다. 상표등록을 받아야만 동일하거나 유사한 것을 권한 없는 자가 사용하는 것을 막을 수 있다.

상표출원 후 상표등록까지는 보통 1년이 걸린다.
상표출원을 하면 바로 상표등록을 받는 것이 아니다. 특허청의 심사를 받아야 한다. 보통 출원 후 등록까지는 1년 정도의 시간이 걸린다.

업종이 다르면 동일한 상표라도 등록을 받을 수 있다.
마크웨이의 상표일을 하는 특허법률사무소의 명칭은 Apple이다. 컴퓨터에 유명한 Apple이 있지만 변리사업은 컴퓨터와는 다른 것이며 일반인들이 동일하거나 유사한 업종으로 전혀 생각하지 않는다. 따라서 동일한 상표이지만 등록을 받을 수 있다.

타인의 유명한 상표는 그 타인보다 먼저 출원하였다 하여도 등록을 받을 수 없다.
예를 들어 샤넬(chanel)과 같은 상표가 상표출원을 안한 경우, 제3자가 상표출원을 하여 등록을 받고, 샤넬을 상대로 상표를 사용하지 못하도록 한다면 참으로 넌센스(nonsense)이다. 유명한 상표는 비록 출원을 하지 않아도 다른 제3자는 이와 동일하거나 유사하거나 또는 소비자에게 혼동을 주는 상표를 등록을 받을 수 없다. 다만 유명한 상표 소유주의 입장에서는 제3자의 등록을 막기 위하여 이의신청이나 무효심판 등의 쟁송(爭訟)절차가 필요한 경우가 많다.

이미 사용이 시작된 상표라면 일단은 상표출원을 하는 것이 좋다.
많은 경우 사용을 하고 있다가 제3자가 상표출원을 하거나 또는 등록을 받아 다툼이 발생한다. 이미 사용이 시작된 것이라면 검색은 이미 필요 없다. 타인의 등록을 막는 의미에서 일단은 상표출원을 하는 것이 좋다.

상표출원을 할 때는 상표를 실제로 사용할 형태대로 출원을 하여야 한다.

상표등록을 받아도 3년간 사용하지 않으면 그 등록이 취소될 수 있다.

상표를 사용하고 있어도, 그 사용형태가 등록받은 것과 다르며 이러한 상태가 3년이 지속되면 상표권은 취소될 수 있다.
많은 사람들은 브랜드에 대하여 가장 기본적인(basic)인 형태를 등록을 받으면 되는 것으로 알고 있다. 하지만 이것은 틀린 말이다. 원칙은 여러 변형형태 모두를 등록받아야 한다. 이것은 두 가지 법적원칙에 기인한다. 첫째, 상표는 등록 후 계속하여 3년간 사용되지 않으면 취소될 수 있다. (다만 취소되기 위해서는 이해관계 있는 자가 상표불사용에 따른 취소심판을 청구하여 승소하여야 한다.) 둘째, 등록받은 형태와 실제 사용형태가 동일성이 유지되지 않으면 상표를 사용한 것이 아니다. 그러므로 ‘독수리 그림 + eagle'이라는 상표를 등록받고 단지 'eagle'이라는 문자만을 브랜드로 사용하는 경우, 등록받은 ‘독수리 그림 + eagle'과 사용하는 'eagle'은 동일성을 유지하지 못하고 있고, 이러한 상태로 3년이 지나면 상표불사용에 따라 상표등록이 취소될 수 있다. 그러므로 상표출원 시 상표사용의 형태를 염두에 두고 출원을 하여야 한다.

상표검색은 도메인검색과는 질적으로 다른 문제이며 많은 법률적 문제가 깔려있다.
상표검색은 단지 동일한 스펠링의 것이 있는지를 찾는 도메인 검색과는 전혀 다른 문제이다. 상표검색은 이 상표가 해당 제품에 사용되었을 때 소비자로 하여금 혼동을 일으킬 염려가 있는 저촉상표가 있는지를 찾아보는 것으로서, 검색기술이 필요하며 또한 법률적 판단을 포함하는 어려운 의사결정의 문제이다. 상표검색은 일반인이 생각하는 것보다 훨씬 많은 시간과 노력을 필요로 한다.

특허법률사무소의 상표검색결과 등록가능하다고 한 상표도 등록이 거절될 수 있다. 역으로 등록이 어렵다는 상표도 등록되는 경우도 있다.
상표검색은 매우 어려운 일이며, 상표의 등록가능성의 판단은 주관적인 요소가 깔리는 법률적 판단의 문제이다. 또한 모든 유사할 수 있는 상표를 찾는 것은 현실적으로 불가능하다. 이에 따라서 특허법률사무소가 등록을 받을 수 있다고 하여 그것이 100%의 등록을 보장하는 것은 아니다. 또한 등록이 어렵다고 하여도 특허청에서 상표심사를 할 때 문제가 되는 상표를 찾지 못하거나 법률적 판단이 (특허법률사무소의 판단과) 다른 경우 등록이 될 수 있다. 상표검색은 상표사용에 따른 법률적 리스크(risk)를 확률적으로 줄이는 차원에서 접근하는 것이 옳다.

All@과 같은 상표는 등록을 받을 수 없다.
전자기식 카드 등에 대한 All@상표는 상표등록이 거절되었다. 이것은 All이 밑도 끝도 없이 모든 것이라는 것이고 @는 전자기 카드 등의 IT영역에서 흔하게 사용되는 것으로서,  All@으로는 경쟁자의 것과 식별할 수 없기 때문이다. (본래 이 브랜드는 '모든 곳(all at)에서'의 뜻을 암시하고 있지만 상표법적 측면은 다른 문제이다.) 다른 경우, 콘택즈 렌즈에 대하여 Proclear와 같은 상표도 '매우 깨끗하다'라는 제품의 속성을 표시한 것에 불과한 것으로서 경쟁자의 것과 식별할 수 없다는 이유로 등록이 거절되었다.

종로학원과 같은 상표는 (원칙적으로) 상표등록을 받을 수 없다. 하지만 함부로 사용할 경우 민사적 형사적 제재를 받을 수 있다.
현저한 지리적 명칭으로만 이루어지는 상표는 등록을 받을 수 없다. 종로학원은 종로라는 현저한 지리적 명칭에 단순한 업종표시인 학원이 결합된 것으로서 경쟁자의 것과 식별할 수 없는 것이기 때문에 상표등록을 받을 수 없다. 하지만 이러한 식의 상표도 유명해지면 함부로 사용하면 안 된다. 이러한 경우는 부정경쟁방지법에 의하여 제재를 받는다. 부정경쟁방지법은 국내에서 널리 알려진 상표, 상호 등과 동일 또는 유사한 것을 사용하여 수요자에게 혼동을 일으키는 행위에 대하여 제재할 수 있도록 하고 있다. 천안에서 천안종로학원이라는 간판을 내걸고 학원을 운영한 자는 부정경쟁방지법에 의하여 간판을 내려야 했다.

<Shockwave와 MP-shock은 서로 유사하여 스피커 등의 음향기기에 사용될 때 소비자는 같은 회사의 제품으로 혼동할 것이다>라고 특허청은 판단한다.
먼저 출원된 (그리고 등록된) 타인의 상표와 동일하거나 유사하면 상표는 거절된다. 여기서 어떠한 상표들이 서로 유사한가가 문제가 되는데, 특허청이 유사하다고 판단하는 범위는 일반인이 생각하는 것보다 매우 넓다. 즉 일반인들은 유사하지 않다고 생각하는 것도 특허청은 유사하다고 판단하는 경우가 많다. 특허청은 (그리고 특허법원은) <Shockwave와 MP-shock은 서로 유사하여 스피커 등의 음향기기에 사용될 때 소비자는 같은 회사의 제품으로 혼동할 것이다>라고 판단하였다.

국내에서는 알려지지 않았지만 해외에서 유명한 상표를 한국특허청에 출원할 경우 그 등록이 거절될 수 있다.
예를 들어 이탈리아를 여행하다 이탈리아에서 유명한 브랜드를 보고 한국에서 출원하였다. 이후 그 이탈리아 업체가 한국에 진출할 때 그 브랜드를 되팔고자한다면 이러한 행위는 해외에서 유명한 브랜드를 부정한 목적으로 출원한 것으로서 등록거절의 이유가 된다. 만일 등록이 되었다면 등록무효사유가 된다.

상표 라이선스(license)를 줄 때는 반드시 라이선시(licensee)의 품질을 관리하여야 한다. 그렇지 않은 경우 상표권이 취소될 수 있다.
브랜드 라이선스를 줄 때 라이센서(licensor: 상표권자)는 라이선시(licensee: 사용권자)의 제품의 품질을 반드시 관리하여야 하며 라이센서 계약서에 품질관리에 관한 조항을 삽입하여야 한다. 만일 제품의 품질관리가 제대로 이루어지지 않아 본래 상표권자의 제품이나 다른 라이선시의 제품보다 어느 일 라이선시의 제품의 품질이 좋지 않은 경우, 해당 상표권은 등록이 취소될 수 있다.

상표등록은 10년 단위로 갱신하여야 한다.
상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년이다. 그렇다고 10년이 경과하면 상표권이 소멸하는 것은 아니다. 10년이 되기 1년 전의 기간 내에 갱신등록출원을 하여 다시 존속기간을 10년 연장할 수 있으며, 이후 10년 단위의 갱신출원으로 계속적으로 존속기간을 10년씩 연장할 수 있다.

상표등록 후 상표권은 무효로 될 수 있다.
특허청의 심사가 잘못되었거나 간과한 부분이 있어 상표등록을 받는 경우가 있다. 따라서 등록 후에 이러한 것을 이유로 이해관계 있는 자는 상표등록무효심판을 청구할 수 있으며, 상표등록이 무효로 되는 경우 상표등록은 처음부터 없었던 것으로 된다. 이러한 무효심판은 이미 사용 중인 남의 상표를 도용하여 출원하여 등록을 받은 경우 많이 발생한다.

비록 상표등록이 없어도 자신의 상표가 유명하다면, 이를 소비자에게 혼동을 일으키게 사용하는 제3자에게 민사적 형사적 제재를 가할 수 있다.
이것은 부정경쟁방지법에 따른 것이다. 즉 국내에서 널리 알려진 상표, 상호 등과 동일 또는 유사한 것을 사용하여 이와 혼동을 일으키는 행위는 부정경쟁행위로서 민사적 또는 형사적 제재의 대상이 된다. 그러므로 비록 자신의 상표가 상표등록을 받지 않았어도 유명하다면 이와 혼동을 일으키게 사용하는 제3자를 상대로 그 사용을 중지하도록 하고 필요한 경우 손해배상을 받을 수 있다.

비록 소비자가 상표를 혼동하지는 않지만, 유명한 자신의 상표의 가치를 훼손하도록 제3자가 상표를 사용한다면, 이 경우도 민사적 형사적 제재를 가할 수 있다.
<청정원>을 만일 살충제에 사용한다면 제품이 너무 달라 혼동의 염려는 없다. 하지만 이러한 사용으로 자연친화적이고 깨끗한 이미지의 『청정원』 브랜드의 가치는 크게 훼손될 수 있다. 이러한 식으로, 비록 브랜드 출처의 혼동은 없지만 브랜드의 이미지를 훼손시키는 행위도 부정경쟁행위에 속할 수 있으며 부정경쟁방지법에 따라 제재가 가능하다.

자신의 상표를 누군가가 모방하여 출원한 경우 2-3년간의 기간 동안 성실히 사용한 상표라면 이의신청을 통하여 모방출원의 등록을 저지할 수 있는 경우가 많다. 만일 모방상표가 등록을 받았다면 그 등록을 무효로 할 수 있다.
누군가가 자신의 상표를 출원한 경우, 자신의 상표가 유명한 것이라면 이의신청을 통하여 그 출원이 등록되는 것을 거절시킬 수 있으며 만일 이미 등록이 되었다면 무효심판을 통하여 그 등록을 무효로 할 수 있다. 또한 비록 자신의 상표가 유명하지 않다 하여도 성실한 사용(광고, 선전, 제품의 유통 등의 행위)이 2, 3년간 있어왔다면 제3자의 도용출원을 이의신청을 통하여 거절시키거나, 만일 등록이 되었다면, 무효심판을 통하여 무효로 할 수 있는 경우가 많다.

상표등록을 받았어도 제3자의 유명상표를 모방한 것인 경우 역으로 제재를 당할 수 있다.
만일 다른 사람의 유명한 상표를 모방하여 출원하여 등록을 받고 이에 근거하여 본래 유명한 상표의 소유주에게 소송을 걸 경우, 거꾸로 당할 수 있다. 이것은 전술한 부정경쟁방지법 때문에 그러하다.

상표권은 국가별로 발생하며 따라서 국가별로 등록을 받아야 한다.
국내에서 상표등록을 받았다면 그 상표권은 국내에만 미친다. 외국에서 상표권을 행사하려면 해당국에서 상표등록을 받아야 한다.

해외수출국에는 미리 상표등록을 하는 것이 좋다.
많은 경우 수출은 현지수출국의 에이전트를 통하게 되는데. 이 경우 현지 에이전트가 상표등록을 몰래 받아두는 경우가 많다. 다른 경우는 전혀 관계없는 제3자가 해당국에서의 제품유통 후 이를 보고 상표등록을 받아두어 문제가 되는 경우도 많다. 이 경우 쟁송절차를 거쳐야 하므로 기간과 비용발생이 클 수 있으며 여러 가지 곤란한 문제가 발생할 수 있다. 따라서 수출국에는 미리 상표등록을 받아두는 것이 여러모로 좋다.

국내와 마찬가지로 일단 해외에서 사용이 결정된 것이라면 상표출원을 서두르는 것이 좋다.
이미 사용이 결정된 것이라면, 일단 출원을 하는 것이 좋다. 특히 해외의 경우 유사의 폭이 한국보다는 좁고 언어관습이 달라 한국에서 개발된 상표는 등록률이 매우 높다.

해외수출국의 에이전트가 허락 없이 상표등록을 받은 경우, 그 등록을 취소 또는 무효로 할 수 있다.
많은 국가의 경우 수입에이전트가 수입제품의 상표를 무단으로 출원한 경우 그 등록이 거절되도록 하고 있다. (다만 에이전트의 상표출원일 이전 1년 이내의 기간에서 에이전트 관계가 유지되었어야 한다.) 하지만 이의신청을 하여야만 가능한 경우가 많으며, 만일 등록을 이미 받았다면 취소심판이나 무효심판을 청구하여야 한다.

국제상표등록을 통하는 경우 비용적으로 매우 저렴하게 해외상표등록이 가능하다.
해외에 상표등록출원을 하는 방법은 상표등록을 원하는 국가별로 각각 출원하는 방법이 있고, 다른 하나는 국제상표등록제도(International Trademark registration)를 이용하는 것이다. 국제상표등록제도는 그 가입국들에 대하여 하나의 출원으로 등록을 받을 수 있게 하고 있다. 국제상표등록제도를 이용할 경우 개별국가별로 출원하는 경우보다 비용적인 측면에서는 1/3정도의 비용밖에 들지 않는다.

캐나다, 대만, 동남아 국가들은 국제상표등록을 할 수 없다.
국제상표등록이 가능한 국가는 70개국 정도가 되는데, 아쉽게도 동남아 국가들과 대만, 캐나다 등의 국가는 국제상표등록이 불가능하다.

국제상표등록은 한국상표등록출원이 등록을 받는 것을 전제로 한다. 만일 한국에서 등록을 받지 못하거나 등록 후 무효, 취소가 되면 국제등록에도 영향을 미친다.
국제상표등록출원은 한국의 상표등록출원을 기반으로 하여 이루어지는 것이다. 즉 한국에서 먼저 출원하고 한국상표출원번호를 기반으로 하여 국제상표등록출원을 이루게 된다. 만일 기반이 되는 한국상표등록출원이 거절이 되거나, 등록이 되었어도 이후 5년의 기간 내에 상표등록이 취소 또는 무효로 되면 국제상표등록에도 영향을 미치어 국제상표등록이 취소된다. 그러므로 국제상표등록출원을 위해서는 그 상표의 한국 내 검색은 매우 신중하고 보수적으로 이루어질 필요가 있다.

해외상표검색은 2단계로 나누어질 수 있다. 첫째는 국내에서의 온라인 데이터베이스 검색이고 두 번째는 현지변리사의 검색이다.

해외상표검색은 일단 온라인 검색을 통하여 필터링을 거치는 것이 비용 면에서 효율적이다.
해외상표검색은 일차적으로 온라인 검색을 통하여 국내에서 범위를 좁히고 다음 현지변리사의 검색을 받는 것이 좋다. 현지변리사비용은 독일의 경우 1상표/2류 검색에 600EURO (한화 약 74만원 정도)정도가 발생하며 매우 고가라고 할 수 있다. 따라서 일단은 국내에서 온라인 데이터베이스 검색을 통하여 여러 상표후보안 들 중에서 범위를 좁히고 이후에 현지변리사의 검색을 의뢰하는 것이 좋다.

온라인 검색은 두 가지 종류가 있다. 무료 데이터베이스와 유료데이터베이스이다.
온라인 검색 시 사용하는 데이터베이스는 두 가지 종류가 있다. 하나는 무료데이터베이스이고 다른 하나는 유료데이터베이스이다. 유료데이터베이스는 검색데이터의 업데이트가 빠르고 검색이 매우 편리한 구조로 되어있지만 이것 또한 그 사용료가 만만하지 않다. 그러므로 온라인 검색은 무료데이터베이스를 많이 활용하여 비용을 줄이는 것이 좋다. 다만 많은 국가에 대하여 무료데이터베이스를 잘 알고 있는 특허법률사무소는 많지 않다.

제품출시 후 3년 이내의 타인의 제품을 모방하여 만들면 민사적 형사적으로 제재를 받을 수 있다.
타인의 제품을 그대로 모방하여 출시하는 행위도 부정경쟁행위이다. 따라서 부정경쟁방지법에 따라 제재가 가능하다. 다만 출시 후 3년이 지나면 모방을 막을 수 없다.

유명한 도메인 네임을 무단으로 등록하는 경우도 부정경쟁행위에 속하여 제재의 대상이 된다.
타인의 유명한 상표 또는 상호를 부정경쟁의 목적으로 도메인등록을 하거나 사용하거나 이전하는 행위도 또한 부정경쟁행위에 속하며, 따라서, 부정경쟁방지법에 따라서 제재가 가능하다.

 

 
 
 
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