상표등록의 필수지식
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마크웨이
2024-09-24
조회 40

안녕하세요?

경력25년의 브랜드네이밍 변리사 마크웨이입니다. (변리사 조아저씨입니다)



 

제가 쓴 책들입니다. ^^


상표등록을 받으시려는 분들이 궁금해 하시는 사항, 그리고 오해가 많은 사항, 또한 반드시 알아야 할 사항들을 모아서 <상표등록교과서>라는 제목의 연재 글을 올리려 하고 있습니다.

 

우선 1탄으로 상표등록과 관련된 공통의 질문들에 대한 나름의 답변을 올립니다.

상표등록과 관련된 공통의 질문들


1. 영문, 한글? 따로 따로? 하나만? 두 개를 하나로?


이 질문에 대해서는 아래 유튜브영상을 참고하여 주시기 바랍니다.


상표등록 - 국문, 한글, 영문 어떻게 하여야 할까?


 

2.  왜 어떤 상표는 등록을 받고 어떤 상표는 거절되는가? (상표등록의 원리)


이 질문에 대해서는 아래 유튜브영상을 참고하여 주시기 바랍니다.


상표등록의 원리- 왜 어떤 상표는 등록을 받고 어떤 상표는 거절되는가?


3. 상표등록이 거절되면 어떻게 하여야 하나요?


특허청은 상표심사를 하고, 나름대로의 거절이유를 발견하면, 이를 통지합니다. 이를 의견제출통지서라고 합니다. 의견제출통지서를 받으면 이에 적절히 대응할 필요가 있습니다.


그러나 더욱 중요한 것은 충실한 상표검색으로 거절이유통지(의견제출통지서)를 받지 않는 것입니다. 즉 심사를 바로 통과할 수 있는 브랜드를 애초에 만들어 상표출원을 하는 것입니다.


이것은 특허청의 거절에 대응하여 이를 극복할 수 있는 의견서를 쓰는 것은 엄청난 에너지를 필요로 하기 때문입니다. 마크웨이가 작성하는 의견서는 100페이지를 육박하는 경우가 많습니다. 한편으로 이미 거절이 통지된 것으로서, 거절결정이 될 리스크도 있기 때문입니다.


따라서 특별한 상황이 아니면 충실한 상표검색으로 문제가 없는 상표를 출원하여 무난히 심사를 통과하도록 하는 것이 좋습니다.


1. 특허청의 상표등록거절에 어떻게 대응할 것인가? (마크웨이 네이버 블로그)

특허청의 상표등록거절에 어떻게 대응할 것인가?


2. 특허청의 상표거절(의견제출통지서)에 대응하는 방법 - 상표 의견서 어떻게 쓸 것인가? (사례 1)


3. 특허청의 상표거절(의견제출통지서)에 대응하는 방법 - 상표 의견서 어떻게 쓸 것인가? (사례 2)

일단은 이와 같은데, 내용이 계속 업데이트 될 수 있습니다. 가끔 이 글 봐주세요 ^^


여기까지 읽어주셔서 대단히 감사합니다!



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브랜드네이밍과 상표등록의 해법

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마크웨이
2024-09-04
조회 44

안녕하세요?

경력25년의 브랜드네이밍 변리사 마크웨이입니다. (변리사 조아저씨입니다. ^^)

무작정 상표등록을 시도하면 상표등록은 복불복(福不福)이 되어버립니다. 즉 될 수도 있고 안될 수도 있고 운에 달린 것이 되어버립니다.

그러면 어떻게 하여야 할까요? 상표등록가능성을 제대로 검토하고 이에 맞추어 상표등록전략을 짜야 할 것입니다.

상표출원전략에 대해서는 아래 글이 도움이 되실 것입니다.

상표출원의 전략4가지:

상표출원의 4가지 전략

그런데, 보통의 분들은 상표법을 잘모르니, 변리사의 조력을 받아야 할 것입니다.

그러면 어떤 변리사를 만나야 할까요?

<지금보다 많이 어렸을 때 사진입니다. ^^>


1. 우선 상표전문변리사를 만나야 합니다.

변리사는 대부분이 이공대출신으로서 상표를 전문으로 하는 변리사는 많지 않습니다. 변리사의 메인 업무는 기술을 다루는 특허쪽에 있으며, 상표를 전문적으로 다루는 상표전문변리사는 매우 적은 것입니다. 

변리사면 상표업무를 다룰 수 있다고 생각할 수 있지만, 상표는 나름의 수련과정이 필요하고 단순히 변리사라고 상표일을 전문적으로 다루기는 어렵습니다. 

즉 상표전문변리사는 따로 있으며, 상표전문변리사를 만나야 하는 것입니다. 


2. 직접 일을 하는 변리사를 만나야 합니다.

상표전문변리사라고 하여도 직접 일을 하는 변리사는 많지 않습니다. 특히, 변리사 몇명인데 몇천건에서 몇만건을 처리하는 사무소들은 직원이 일을 하는 것입니다. 물리적으로 변리사가 그 많은 일을 처리할 수 없는 것입니다.

직원분들 중에서도 상당한 전문성을 가지신 분들이 있겠지만, 변리사만큼의 전문성을 가지고 자기 책임하게 독자적인 판단을 할 수 있는 경우는 거의 없다고 보아야 할 것입니다.

따라서 상표와 관련된 일을 맡김에 있어서는 직접 일을 하며 상담을 하는 변리사를 만나야 합니다. 그래야 전문적인 서비스를 받을 수 있는 것입니다. 따라서 몇천건, 몇만건 처리 등을 자랑스럽게 떠드는 곳은 전문적인 서비스와는 거리가 멀다고 할 것입니다.


3. 상표거절에 대응할 수 있는 변리사를 만나야 합니다.

위에서 언급한 전략적인 상표출원을 이끌어낼 수 있는 소양은 상표거절에 대응할 수 있는 능력입니다. 

즉 특허청이 상표출원을 거절하는 의견제출통지서를 통지하거나, 최종적으로 거절하였을 때 이에 적절히 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 온전히 상표등록을 받아낼 수 있습니다. 

이 능력이 결국은 상표등록가능성을 제대로 검토하고 전략적인 상표등록출원을 이끌어낼 수 있게 되는 것입니다.


정리를 하면

"상표전문변리사 + 직접 일을 하는 변리사 + 상표거절에 대응할 수 있는 변리사"를 만나야 할 것입니다.

그래야 온전히 전문적인 상표등록서비스를 받으실 수 있을 것입니다.


여기까지 읽어주셔서 대단히 감사합니다.!


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브랜드네이밍과 상표등록의 해법

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마크웨이
2024-08-29
조회 96

안녕하세요?


경력25년의 브랜드네이밍 변리사 마크웨이입니다. (변리사 조아저씨입니다.)


상표등록은 복불복(福不福)이라는 말도 있습니다. 즉 상표등록이 운수에 따라 되기도 하고 안되기도 한다는 말입니다. 


이에 따라서 "특허청에 출원하여 심사를 받아보아야 (상표등록이 될지를) 알아요"와 같이 말하는 변리사들도 많은 것 같습니다.


그러나, 과연 그럴까요?


그렇지 않습니다. 


상표법이 있고, 이에 맞춘 특허청의 상표심사 프랙티스(practice)가 있는 것으로서 이를 꿰뚫어 본다면 상표등록이 복불복이 될리가 없는 것입니다.


다만, 상표등록은 법률의 문제로서 리스크가 내재하는 것으로서 상표등록여부에 회색지대가 있는 것은 사실입니다.



상표등록가능성 검토의 결과 4가지


상표등록과 관련된 전략은 상표등록가능성검토의 결과에 따라서 나누어지는 것입니다.


상표등록가능성의 검토의 결과는 대략 다음과 같이 4가지로 나누어 볼 수 있습니다.


1. 특허청의 프랙티스에 비추어 거절의 가능성이 아주 희박한 경우;


2. 특허청의 프랙티스에 비추어 거절이유(의견제출통지서)를 통지할 가능성이 높지만, 판례 등에 비추어 의견서의 제출로 극복이 가능할 가능성이 높은 경우;


3. 특허청의 프랙티스에 비추어 거절이유(의견제출통지서)를 통지할 가능성이 높고, 판례 등에 비추어 의견서의 제출로 극복할 가능성도 높지 않은 경우;


4. 거절의 가능성이 매우 높은 경우.



상표등록출원 전략 4가지


이와 같은 4가지 상표등록가능성이 존재를 하고 이에 따라서 상표등록 출원전략도 4가지가 있게 될 것입니다.



첫째, 상표등록가능성이 높은 것만을 출원하는 경우


둘째, 비록 거절이유통지(의견제출통지서)의 가능성이 있지만, 의견서의 제출로 극복할 것을 믿고, 상표등록출원을 진행하는 경우.


셋째, 거절이유통지(의견제출통지서)의 가능성이 있고, 의견서의 제출로 극복의 가능성도 높지 않지만, 한번 시도를 해보는 경우,


넷째, 상표등록가능성이 매우 낮지만, 밀어 붙여보는 경우.



1. 전략 1- 상표등록가능성이 높은 것만을 출원하는 전략


이 전략은 가장 안정적이고 기간과 비용면에서도 가장 효율적인 전략이라고 할 것입니다. 다만 상표등록가능성이 높은 브랜드를 만들어야 합니다. 


즉 브랜드를 만들고, 상표등록가능성을 검토하고, 상표등록가능성이 높지 않으면 다시 브랜드를 만들고.. 이렇게 하여 상표등록가능성이 높은 브랜드를 만들어 내야 하는 것입니다. 


이 경우, 브랜드네이밍 과정을 함께 하면서 상표등록가능성을 검토하고 상표등록과 관련된 컨설팅을 해줄 수 있는 변리사와 같이 일해야 합니다.


한편으로 이미 사용하고 있는 브랜드에는 이 전략을 적용할 수 없을 것입니다. (결국 이미 사용하고 있는 브랜드는 일단 출원하고 특허청의 거절이유통지에 대하여 적극적으로 대처하여야 하는 것입니다. 이것은 아래 전략 3 또는 4와 연결됩니다.)


2. 전략 2 - 거절이유통지(의견제출통지서)의 가능성이 있지만, 의견서제출로 극복가능성이 있는 경우


이 전략은 경우에 따라서는 등록이 거절될 수 있는 것이고, 의견서의 작성과 제출과 관련된 비용과 시간이 필요한 것으로서 전략 1보다는 등록거절의 리스크가 상대적으로 높고, 시간과 비용의 측면에서 비효율적입니다.


그러나, 자신이 이 브랜드가 너무 마음에 드는 경우 또는 이미 사용하고 있는 브랜드의 경우는 전략2를 택할 수 있을 것입니다.


예를 들어, Picklz라는 상표가 있습니다. (의류 브랜드입니다.)

이런 이름은 만일 "Pickle" 이나 "피클" 이 있다면 이것과 유사하다고 거절이유(의견제출통지서)가 나올 가능성이 높은 것입니다. 발음(호칭)이 비슷한 것이 문제가 되는 것입니다.


그러나 곰곰히 생각하면 수요자들이 Picklz와 Pickle을 같은 브랜드로 혼동할 것 같지는 않습니다. 즉 발음상 비슷한 면이 있기는 하지만 이 두 개의 브랜드를 충분히 구별해낼 수 있을 것입니다. 이러한 경우는 이러한 생각을 뒷바침해줄 판례들을 찾아 보아야 합니다.


판례들을 찾아보면, Dicovery와 Discovery가 유사하지 않다는 판례, Tiara와 Tiana가 유가하지 않다는 판례들이 있습니다. 


이 경우는 Discovery와 Tiara는 각각 자연어로서 즉각적으로 발견과 왕관이라는 관념을 일으키는데, DIcovery와 Tiana는 그렇지 않다는 것입니다. 따라서 비록 발음은 비슷한 면이 있지만, 현실에서 수요자들은 이 둘을 관념의 차이로 인하여 충분히 구별할 것이라는 것입니다.


이러한 판례에 비추어, Picklz는 비록 거절이유(의견제출통지서)가 나올 가능성이 있지만, 시도를 해볼 수 있는 것입니다.


실제로 위 Picklz는 Pickle때문에 거절이유가 통지되었지만 의견서의 제출로 심사를 통과하였습니다. (당소에서 중간수임하여 심사를 통과시킨 사례입니다.)


이 전략을 구사하기 위해서는 상표와 관련된 판례들과 의견서의 작성에 전문성을 갖춘 변리사와 같이 일하여야 할 것입니다.


3. 전략 3 - 거절이유통지(의견제출통지서)의 가능성이 있고 의견서제출로 극복가능성도 낮은 경우


이 전략은 될 수 있으면 사용하지 않는 것이 좋을 것입니다. 거절의 가능성이 높은 것이니깐요. 그러나 현실이 이 전략을 택하도록 강요할 수 있습니다.


즉 오랜 기간 이 상표를 사용하여 브랜드인지도를 쌓아온 것 등과 같이 이 상표를 등록받아야만 하는 절실한 이유가 있는 경우입니다.


이런 경우는 비록 등록가능성이 낮지만, 상표등록은 결국은 사람이 판단하는 것이니, 거절이 나오면 모든 상표법의 논리를 총 동원하여 최대한으로 대응을 하여 상표등록을 쟁취하겠다는 마음으로 진행하는 것이라 할 것입니다. 물론 거절될 리스크가 높다는 것도 수용하여야 할 것입니다.


상표등록여부의 판단은 주관성이 작용하기 때문에, 이 전략이 전혀 안먹힌다고 말할 수는 없습니다.


이 전략을 사용하여 등록을 받은 대표적인 경우가 "도야집"으로서, 근접한 매장이 있음에도 혼동되지 않고 각자가 잘 영업을 하고 있다는 증거자료 등 가능한 모든 상표법의 논리를 동원하여 상표등록을 받은 경우입니다.

이 전략은 상표 판례를 꿰뚫어 가용한 모든 논리를 동원하여 논박을 펼칠 수 있는 변리가가 반드시 필요하다고 할 것입니다.


4. 전략 4 - 거절이유통지(의견제출통지서)의 가능성이 있고 의견서제출로 극복가능성도 매우 낮은 경우


이 전략은 거의 전략3과 비슷한데, 다만 전략3의 경우보다 상표등록을 기대하기가 더욱 어려워 거의 등록을 기대하기 곤란한 경우입니다.


이 경우도 전략3과 같이 오랜 기간 사용하는 등의 특별한 사정이 있는 경우인데, 맥락은 전략3과 비슷합니다.



이와 같이 상표등록은 복불복은 아니며, 상표등록가능성의 검토결과와 자신이 처한 상황에 따라서 전략적인 선택을 할 수 있는 것입니다. 즉 무작정 알 수 없고 심사를 받아보아야 등록여부를 알 수 있다는 말은 성립되지 않는 것입니다.


결국 상표등록에 있어서 핵심은 좋은 변리사를 만나는 것입니다.


여기까지 읽어주셔서 대단히 감사합니다! ^^ 



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